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Proprietà Intellettuale - Reintroduzione dei diritti sui titoli di proprietà industriale (decreto 2 aprile 2007)

27/04/2007

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 81 del 6 aprile 2007) il decreto 2 aprile 2007, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (Legge Finanziaria per il 2007).

Il decreto ministeriale, dunque, in attuazione dell’art. 1, co. 851 della Finanziaria 2007 e degli artt. 186, 225 e ss. del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n. 30/2005) dispone la reintroduzione di un sistema di tassazione sui titoli di proprietà industriale, che era stato precedentemente eliminato dalla Legge Finanziaria 2006 (art. 1, co. 351 e 352, l. n. 266/2005). Le somme derivanti dal prelievo, assegnate a un capitolo dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, saranno gestite dal Ministero stesso allo scopo di favorire, tra le altre cose, i processi di ricerca e innovazione, il coinvolgimento delle PMI nel sistema di proprietà industriale e l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Il testo del provvedimento, prima dell’approvazione definitiva, è stato oggetto di discussione e di valutazioni nell’ambito di un tavolo di lavoro ministeriale, al quale hanno preso parte operatori pubblici e privati interessati, tra i quali la Confindustria.

In generale, le esigenze manifestate dal sistema industriale durante l’iter di adozione del decreto sono state rivolte alla reintroduzione di un sistema di diritti sui titoli di proprietà industriale ispirato ai criteri di semplificazione, efficienza, proporzionalità e modernizzazione (ad es. mediante la riduzione degli importi, l'utilizzo di servizi telematici a costi contenuti per l’utente, la creazione di un database accessibile e gratuito) e all’introduzione in tempi brevi in Italia della “ricerca di anteriorità” per le domande di brevetto per invenzione industriale, così come peraltro disposto dal comma 851 dell’ultima Finanziaria.

Diverse indicazioni e proposte di modifica formulate da Confindustria e dagli altri partecipanti al tavolo sono state poi recepite nella versione finale del provvedimento, che risulta complessivamente apprezzabile sia per la semplificazione di alcuni adempimenti richiesti alle imprese che per la riduzione degli importi e la loro armonizzazione rispetto ai sistemi di tassazione applicati in altri Paesi europei (es. Francia).

Per quanto riguarda i contenuti, il provvedimento - composto di 6 articoli - disciplina l’ammontare dei diritti (di deposito, di mantenimento in vita, di trascrizione, di segreteria, ecc.), i termini e le modalità di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita, i casi di esonero dal pagamento e il periodo transitorio.


1. Ammontare dei diritti

L’art. 1 del decreto istituisce i diritti:

sui brevetti per invenzione e per modelli di utilità;
sulla registrazione di disegni e modelli;
di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa.

La misura dei diritti, in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di tempo a cui si riferiscono, è indicata nella tabella A) allegata al decreto, cui si rinvia per le informazioni di dettaglio.
In linea generale, con riferimento sia al deposito dei brevetti che alla registrazione di disegni e modelli, emerge chiaramente come sia incentivato dal punto di vista economico il ricorso all’utilizzo dello strumento telematico rispetto alle tradizionali modalità cartacee.

Infatti, nel caso di brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità, i diritti di deposito ammontano a:

-  50 euro se la documentazione richiesta (descrizione, riassunto e tavole di disegno) è presentata in formato elettronico; 
- 120 euro se la medesima documentazione (descrizione, riassunto e tavole di disegno) è presentata in formato cartaceo e, relativamente ai brevetti per invenzione, non supera le 10 pagine. A tale ultimo riguardo, infatti, l’ammontare da pagare per il deposito in cartaceo aumenta progressivamente in proporzione al numero di pagine di documentazione (160 euro per un numero di pagine da 10 a 20; 400 euro da 20 a 50; 600 per più di 50 pagine).

Per ogni rivendicazione oltre la decima è previsto il pagamento di 45 euro.
Nel caso di registrazione per disegni e modelli, inclusi i disegni tessili, gli importi da corrispondere per il deposito variano in base sia alle modalità utilizzate (telematica o cartacea) sia al tipo di registrazione richiesta, semplice (per un disegno o modello) ovvero multipla (una sola domanda per più disegni e modelli ex art. 39 del Codice PI), come di seguito indicato:

  • 50 euro per deposito telematico di domanda di registrazione semplice;
  • 100 euro per deposito in cartaceo di domanda di registrazione semplice;
  • 100 euro per deposito multiplo in modalità telematica;
  • 200 euro per deposito multiplo in formato cartaceo.

Per quanto riguarda la misura dei diritti per mantenere in vita i diversi titoli di proprietà industriale si rinvia alla tabella A) allegata. Vale la pena sottolineare che nel decreto: sono state rimodulate le annualità relative ai brevetti per invenzione secondo un criterio di progressività temporale, a partire dal quinto anno (60 euro) fino al ventesimo (650 euro); è stato fissato in 500 euro l’importo per mantenere in vita per il secondo quinquiennio il modello di utilità; sono state indicate le somme da corrispondere per la proroga per periodi di cinque anni (secondo, terzo, quarto e quinto quinquiennio) della registrazione - semplice o multipla - di disegni o modelli, a partire dal sesto anno.
I diritti di deposito dell’opposizione alla registrazione dei marchi ammontano invece a 250 euro, mentre, per quanto riguarda le trascrizioni di atti relativi ai brevetti (d’invenzione o di modello d’utilità) e alla registrazione (per uno o più disegni o modelli), l’importo da versare per ogni brevetto/registrazione è stato fissato in 50 euro (nella prima bozza del decreto era invece pari a 80 euro).

Il decreto stabilisce altresì la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta di copie autentiche/semplici o estratti e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale (v. Tabella B), allegata).

Nell’ottica generale della riduzione dei costi e della semplificazione degli adempimenti per i titolari delle privative industriali, si segnala inoltre che, su richiesta dei partecipanti al tavolo di lavoro ministeriale, è stata eliminata la previsione - contenuta nel testo originario del decreto - che fissava in 50 euro l’importo da pagare per lettera d’incarico relativamente a ciascun titolo e in 200 euro i diritti di nomina di uno o più mandatari, per lettera d’incarico generale.

Infine, merita attenzione la scelta del legislatore della Finanziaria 2007 di collegare la reintroduzione delle tasse all’attivazione della c.d. “ricerca di anteriorità” sulle domande di brevetto nazionali, costituendo la prima strumento indispensabile per finanziare la seconda.

Questo strumento consentirà di modernizzare il sistema brevettuale italiano mediante la possibilità di ottenere un esame preventivo sulla novità e sulla originalità dell’invenzione (rispetto a conoscenze, identiche o simili, già a disposizione del pubblico) contestualmente alla presentazione della domanda di deposito da parte delle imprese nazionali.

Allo stato attuale, sono in fase di definizione i negoziati tra l’UIBM e l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB), diretti ad affidare a quest’ultimo il compito di effettuare la ricerca di anteriorità e di comunicarne i risultati al depositante tramite l’Ufficio nazionale, in modo analogo a quanto già viene offerto ai richiedenti un brevetto europeo oppure un brevetto nazionale francese. In questa prospettiva, la tabella A) allegata al decreto fissa in 200 euro i diritti per la ricerca e precisa che tale pagamento è dovuto soltanto laddove il richiedente non abbia presentato la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. I termini e le modalità per l’entrata in vigore dei diritti per la ricerca saranno dettati da un emanando decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 226 Codice PI.


2. Casi di esonero dal pagamento dei diritti

Con riguardo ai soli brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, l’art. 2 del decreto dispone l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione in favore di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e Amministrazioni della Difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma in questione si limita a riprodurre l’identica previsione già contenuta nel comma 851 della Finanziaria per il 2007, senza peraltro introdurre esoneri o forme di agevolazione in favore delle PMI, allo scopo di migliorare la loro partecipazione al sistema di proprietà industriale, come era stato invece richiesto da Confindustria.


3. Condizioni di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli

Gli artt. 3, 4 e 5 del decreto disciplinano le condizioni di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei diversi titoli di proprietà industriale.

L’art. 3 del decreto, riprendendo l’analoga formulazione di cui al citato comma 851 della Finanziaria 2007, fissa i termini di pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, stabilendo che essi siano dovuti:

a) dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale;

b) c) dal secondo quinquennio (quindi, a partire dal sesto anno di vita) per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegni o modelli.

La norma specifica che il termine di corresponsione di tali diritti decorre dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 (dies a quo).

Da un lato, è stato quindi previsto un esonero dal pagamento di diritti fino al quarto anno di vita, nel caso di brevetti per invenzione, mentre fino al quinto anno, nel caso di modelli di utilità e del design, allo scopo di incentivare il ricorso alla brevettazione/registrazione da parte del titolare del diritto e di verificare, nel breve periodo, la redditività dell’investimento dallo stesso effettuato. Dall’altro lato, però, si è ritenuto necessario reintrodurre, seppure - come detto - in via differita nel tempo, i diritti di mantenimento in vita sui titoli di proprietà industriale al fine di evitare un’estensione automatica e generalizzata della durata massima di protezione su “ritrovati” non più ritenuti meritevoli di sviluppo/attuazione da parte dell’inventore, i quali potranno, pertanto, essere rimessi alla libera disponibilità e all’iniziativa dei concorrenti.

L’art. 4 del decreto individua le modalità di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita, ripetendo l’analoga previsione di cui all’art. 227 Codice PI, per cui il pagamento va effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda (ovviamente, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento). In caso di mancato pagamento entro tale termine di scadenza, è ammesso anche il pagamento tardivo, nei sei mesi successivi alla scadenza originaria, con l’applicazione di un diritto di mora pari a 100 euro.

La norma precisa inoltre che è possibile pagare in anticipo più diritti annuali, se riferiti allo stesso brevetto, nonché che è ammesso il pagamento entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilità o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

L’art. 5 individua i conti correnti postali su cui deve essere effettuato il versamento delle somme dovute: a) per il deposito e il mantenimento in vita dei brevetti, per la registrazione dei disegni e modelli e per gli altri pagamenti non compresi nelle lettere successive; b) per il mantenimento in vita dei brevetti europei; c) per i diritti di segreteria e di opposizione.


4. Periodo transitorio

L’art. 6 del decreto, in considerazione della intervenuta cancellazione delle tasse brevettuali per l’anno 2006, interviene opportunamente a disciplinare il periodo transitorio.

Vale la pena innanzitutto sottolineare che le tasse di deposito/rinnovo di marchi e di altri titoli di privativa “minori” (es. nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, CPC), non essendo stati interessati dalla suddetta abrogazione, sono rimaste in vigore anche per l’intero anno 2006 ad oggi.

Pertanto, il comma 1 dell’art. 6 stabilisce che per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007, il pagamento deve avvenire entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi (31 dicembre 2007) dietro corresponsione del diritto di mora. In mancanza del pagamento dei diritti entro tale ultimo termine il titolo è dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.

Con riguardo ai quinquienni successivi al primo riferiti ai brevetti per modelli di utilità e alla registrazione di disegni e modelli, venuti a scadenza nel corso dell’anno 2006, il comma 2 dell’art. 6 dispone il pagamento di un diritto in misura forfettaria (per il cui importo si veda tabella A), lett. g). Anche in questa ipotesi, il termine ultimo per il pagamento è fissato alla fine del mese di giugno 2007 (ovvero nei sei mesi successivi con la mora) ed è sancita la sanzione della decadenza del modello di utilità ovvero del disegno o modello in caso di mancato pagamento nei termini.

Per quanto concerne i disegni tessili in vigore al 31 dicembre 2006 - per i quali il pagamento in passato era disposto su base annuale - il comma 4, art. 6, stabilisce che il primo pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto (identica a quella prevista per la registrazione di qualsiasi disegno o modello) dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo quinquennio utile calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.

Ai sensi del successivo comma 5, il pagamento degli altri diritti, relativi a operazioni differenti dal pagamento delle annualità o dai quinquenni, sono dovuti a partire dal 23 aprile 2007 (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto).

Infine, come già anticipato in tema di diritti per la ricerca di anteriorità, anche i diritti per le rivendicazioni e i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore secondo termini e modalità fissati con decreto ministeriale, ex art. 226 del Codice PI.

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Per maggiori informazioni: Barbara Ferrandu

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